三月 26, 2021

无效越南恶意注册商标的实例与思考

近期,由于中美贸易争端,外国投资者将生产环节逐渐由中国转移到越南。随之而来的是在越南恶意注册商标数量的增加。越南商标通常遵循“申请在先”,而非“使用在先”原则,导致商标申请泛滥,这些商标中有相当一部分是对尚未进入越南市场的国外知名品牌的仿冒。由于越南知识产权法中没有关于恶意注册的定义和相关规定,无效恶意注册的商标通常很难。但是,总部位于美国的Snap Inc.公司在与当地侵权者的斗争中取得了重大胜利,后者利用“申请在先”原则在自己名下注册了“Snapshot”商标。

Snap Inc.成立于2011年9月16日,是一家总部位于美国的相机和社交媒体公司。 自成立以来,它开发了旗舰产品Snapchat以及其他技术和服务产品,如Bitmoji、Spectacles。由于商标“SNAPCHAT”在越南是由个人申请人注册的,引起了Snap Inc.的注意,随后,该公司向越南知识产权局提出了针对该商标的无效请求。

宣告无效的主要依据是Snap Inc.公司对“SNAPCHAT”商标的广泛使用并获得了相当知名度。提交的证据中包括带有“SNAPCHAT”商标的商品和服务,以及能够证明该品牌在全球范围内知名度和其移动应用程序存在的证据。因此,针对相同服务提交完全相同的商标申请出于恶意,其目的在于利用Snap Inc.的商标知名度和商誉,可能对Snap Inc.公司造成不利影响,并对消费者产生误导。在审查无效声明和相关证据后,越南知识产权局批准了Snap Inc.公司的无效声明请求。

目前该司法辖区内恶意申请问题难以解决,由于越南的“申请在先”原则,那些无意在正当业务中使用已申请商标的人得以通过所谓的“商标抢注”利用商标潜在的影响力。在业务扩展至越南之前,国外知名商标可以在越南自由注册,这迫使商标真正的所有人购买或者取得使用商标的许可。此外,通过复制或模仿知名商标进行恶意注册的行为,显然是企图利用与该外国商标的商誉进行交易,并试图混淆购买者对其来源的认知。因此,强烈建议打算将业务扩展至越南的公司提早考虑在越南注册商标。

越南知识产权法中并未定义“恶意”或“非恶意”,但对针对无效“恶意注册”商标作出的规定,即,无效宣告的诉讼时效为自授权日起五年,除非商标在申请人不诚信的情况下授权。该条款可以解释为,如果提出的无效请求是针对恶意注册或申请人不诚信的,将不适用该五年期限,而是可以在商标有效期内的任何时候提出。然而,由于缺乏对“恶意”的具体定义,在越南知识产权局进行无效宣告通常非常耗时,且难以确定结果。因此提供证据表明“商标的注册人知晓商标真正所有人”至关重要。同样,能够证明注册人和商标真正所有人之间“关系”的证据(如投资、许可或合同关系)将增加无效成功的几率。

除了能够直接证明“恶意”的证据外,商标真正所有人还必须提供驰名商标和/或商标广泛使用的证据,以证明拥有未注册商标的使用权。此外,如果商标中包含商标真正所有人所拥有的受版权保护的,公众熟知的作品或形象,则版权声明(如有)也可以作为无效诉讼的依据。

翻译:唐小婉