不当使用越南注册商标的风险

许多商标持有人认为，进行商标注册是保护商标最重要的部分。然而，在商标使用过程中对其进行调整和修改也会产生一系列不良后果，例如产生侵犯其他组织/个人商标权的风险，或导致己方注册商标无效。下文中，我们将用两个例子说明当商标持有人使用与注册商标不同的标志时可能面临的风险。

不当使用商标引起纠纷的典型案例

1. “ASANZO”和“ASANO”

近日，胡志明市人民法院审理了一起商标纠纷案件，原告Dong Phuong Trading and Manufacturing Co., Ltd起诉被告Asanzo Vietnam Electronics Joint Stock Company使用“ASANZO, device”标志侵犯了其商标“ASANO, device”的权利。被告驳回原告的侵权诉讼请求，称其“ASANZO, device”商标使用合法，因为商标“ASANZO”已在越南知识产权局获得注册。尽管商标“ASANZO”依法受到保护，但被告在使用过程中对其最初注册的标志进行了较大改动，使之表现得更接近于原告的商标。最终，法院认定被告使用“ASANZO, device”商标构成对原告受保护商标的侵权，强制要求被告停止侵权、赔礼道歉、作出改正并支付1亿越南盾。

2. 因使用不当导致商标撤销

第三方提出基于不使用撤销商标“TWITTER BEANS COFFEE. ON YOUR HANDS”，该商标包含文字和图形元素。商标持有人提交了使用证据以驳回撤销。但是，在对事实和使用证据进行考量后，越南知识产权局近期仍作出了撤销该商标的决定，理由是根据商标持有人提供的证据，持有人使用了该注册商标不包括图形元素的变体“TWITTER BEAN COFFEE”，这并不能证明该注册商标被实际使用。

注册商标使用不当会造成哪些风险？

商标侵权风险

“商标使用”是指在商品/服务上加贴商标，以帮助消费者区分不同实体生产的同类商品/服务的行为。因此，商标的首要作用必须是区分带有该商标的商品/服务的商业来源。

获得注册后，商标持有人有权将商标“贴”在该商标注册的商品/服务上，以在越南开展商业活动。

上述案件中的被告都在越南注册了商标。因此，从法律角度来看，这些被告有权将其商标用于在越南商业活动。但同时，还必须在商标可使用范围内使用商标，这一范围取决于1）商标注册时使用的图像 2）商标注册证书中明确的商品/服务列表。这意味着，即使商标获得注册，也有可能被超出法律保护范围误用。

对于商标持有人必须使用注册时的商标一事，越南法律没有具体规定。但是，如果商标的使用超出其保护范围，给相关消费者带来混淆的风险，持有人将可能面临诸多问题。值得注意的是，除行政处罚外，权利人还可以通过民事途径要求物质和精神损害赔偿、道歉、公开更正。想必没有人愿意看到，仅仅因为商标使用不当而对公司声誉造成损害乃至失去客户对品牌的忠诚度。

商标权丧失的风险

不当使用商标可能使您面临失去商标权的风险。如果商标持有人或其被许可人自注册之日起连续5年未使用该商标，第三方可以向越南知识产权局申请撤销该注册商标。使用与注册时不同的商标可能被认为未使用注册商标，越南知识产权局可能会拒绝此类商标使用证明，您的注册商标因未使用被撤销的风险陡增。

如何正确使用注册商标？

越南法律和实践对“正确使用商标”没有明确的定义。但是，作为巴黎公约的缔约方，商标的正确使用方式可以参照巴黎公约第5C（2）条，即，“商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标的形式只有细节的不同，而并未改变其显著性的，不应导致注册无效，也不应减少对商标所给予的保护。”该规定旨在使商标持有人能够在不损害独特性的情况下修改其商标，从而使该商标适应相关商品/服务的营销和推广。但是，变更不可用于其显著性元素，实际使用的标志与注册商标必须从根本上保持一致。

是否必须使用注册时的标志？

实践中，通常商标持有人可以对注册商标的字体、样式、设计和颜色进行修改，如果这些修改不会影响注册商标的显著性，则不会对商标的有效性或保护范围产生负面影响。如果添加/删除的元素不具有显著性，或只有“弱”显著性，商标持有人可以在其注册商标中省略或添加该元素。这种情况下，这种添加/删除元素不会使注册商标的显著特征发生变化，因此，（包括添加或删除的元素的）商标的实际使用可能被视为使用注册商标，或足以覆盖注册商标。

如何降低使用与注册时不完全相同的商标的风险？

对于“商标持有人使用与自己注册的商标类似的标志时，可免于其他组织/个人对其商标侵权的指控”，越南法律并未作出规定，上述案例即是证明。注册商标以外的标志，会被视为与注册商标无关的独立标志。判定是否侵犯商标权时，越南执法机构只需确定是否满足以下三个条件：

(i) 标志与受保护商标相似/相同；

(ii) 带有标志的商品/服务与带有注册商标的商品/服务相似/相同；

(iii) 商标的使用许可以及可能混淆带有商标的商品/服务来源。

综上所述，商标持有人在特定条件下可以使用不同于商标注册时的形式，需采取以下步骤进行评估：

第一步：评估注册商标：需要考虑哪些因素是用于辨识的、会给消费者留下强烈视觉印象的。

第二步： 在实践中评估商标的差异以及修改带来的影响: 需要通过对注册商标和实际使用标志进行直接比较，以评估构成注册商标显著性的因素是否存在，和/或商标在实际使用中的修改，以确定二者差异。

此外，为降低风险，我们建议采用以下策略：

• 使用注册商标注册时的形式；
• 如果实际使用的商标与注册商标不同，必须确保注册商标的显著特征不被改变；
• 如果实际使用的商标与先前注册的商标存在重大差异，应提交新的商标注册申请；
• 如符合要求，可以考虑在越南版权局进行著作权登记；
• 实际使用商标与注册商标存在差异时，应当进行综合检索，以避免相似的标志（如有）；
• 在上述综合检索中发现近似商标的有效性可能会受到进一步挑战；
• 可在越南知识产权研究所获取商标侵权可能性的评估结论。

底线

对于修改注册商标是否存在风险一事，从上述案例和现行越南知识产权法中并不能找到明确的答案。因此，在考虑修改注册商标时，必须仔细考虑具体情况，进行风险评估。

翻译：唐小婉